Informazioni utili su Marchi e Brevetti

Che cos'è un marchio?

È una parola, frase, simbolo o disegno o una combinazione di questi elementi, che serve per identificare o distinguere i prodotti e/o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra.

Come si fa a registrare un marchio?

Bisogna presentare una domanda, corredata di tutti i moduli e documenti accuratamente compilati, presso una Camera di Commercio, che provvede a trasmetterla all'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma). Al deposito è necessario pagare una tassa di importo variabile a seconda delle classi di prodotti o servizi che il marchio intende ricoprire.

Per la corretta compilazione dei documenti e per l'esatta classificazione dei prodotti o servizi, si consiglia l'assistenza di un mandatario abilitato.

Che cosa si intende per "classi di prodotti o servizi"?

Tutti i tipi di prodotti o servizi che un'azienda può offrire sono suddivisi secondo una classificazione internazionale che suddivide tutti i prodotti e servizi in una serie di classi generali.

E' necessario fare qualcosa prima o dopo il deposito di una domanda di marchio?

Anche se non è obbligatorio, raccomandiamo vivamente di effettuare, prima del deposito, una ricerca di anteriorità: è importante verificare almeno che non esistano già marchi uguali o simili, depositati o registrati per prodotti uguali o simili. Infatti si può rischiare di entrare in conflitto con altre aziende, che possono attaccarVi dal punto di vista legale. Dopo il deposito è molto importante attivare un servizio di sorveglianza del marchio (cioè essere aggiornati su eventuali depositi di marchi uguali o simili, depositati dalla concorrenza o da un contraffattore, per poter difendere i propri diritti, eventualmente anche per vie legali: infatti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua controlli sui marchi anteriori e succede che conceda la registrazione anche per i "doppioni", lasciando la risoluzione di eventuali conflitti ai richiedenti e/o ai loro avvocati).

E' obbligatorio ricorrere ad un mandatario per depositare un marchio?

No, non è obbligatorio nominare un rappresentante. Tuttavia, per l'importanza che i marchi hanno per l'impresa, è bene rivolgersi ad un mandatario esperto del settore per i seguenti motivi:

1. Per effettuare, prima del deposito, una seria ricerca di anteriorità.
2. Per redigere con professionalità la domanda di deposito, curando la classificazione, la dichiarazione di protezione, il verbale di deposito, il pagamento delle tasse.
3. Per informarVi delle date rilevanti nella vita del marchio (concessione, rinnovi) ed attivare un servizio di sorveglianza del marchio.
4. Per fornirVi, in eventuale collaborazione con avvocati esperti, consulenza qualificata ed assistenza in caso di liti giudiziarie.

Si può cominciare ad usare il marchio subito dopo la data di deposito o bisogna aspettare la registrazione?

Sì, si può cominciare ad usare il marchio subito dopo la data di deposito. Infatti, è la registrazione che dà il diritto di uso esclusivo del marchio, però il diritto retroagisce alla data di deposito e dura per 10 anni da questa; dopo è necessario richiedere il rinnovo del marchio.

Quanto tempo passa dalla data di deposito di un marchio alla sua registrazione in Italia?

Con la procedura ordinaria di esame, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) impiega almeno 3 anni per registrare un marchio.

Se invece si richiede l'estensione internazionale del marchio con la convenzione di Madrid, l'U.I.B.M. procede ad un "esame accelerato" della domanda di marchio e concede la registrazione entro pochi mesi.

Dopo la registrazione o dopo il deposito bisogna pagare delle tasse ogni anno per mantenere in vita il marchio?

No, si paga una tassa al momento del deposito e per 10 anni (durata del marchio) non bisogna pagare altre tasse di mantenimento.

Però dopo 10 anni dalla data di deposito, per mantenere in vita il marchio, bisogna richiedere il rinnovo, pagando la relativa tassa, e così via ogni 10 anni.

 E' possibile cominciare e continuare ad usare un marchio, senza registrarlo, oppure lasciarlo scadere, senza rinnovarlo (ed evitare così si pagare le relative tasse)?

Sì, ma in questo caso si possiede solo un "marchio di fatto", che ha una protezione molto ridotta, in base alla legge, rispetto al marchio registrato (altrimenti è chiaro che la registrazione non avrebbe senso né vantaggi).

Vi invitiamo vivamente a non considerare solo l’aspetto economico (risparmio a tutti i costi): le spese di deposito e di rinnovo di un marchio in Italia sono veramente basse (sia in sé, sia rispetto ai diritti legali che Vi concedono) e vanno sempre ammortizzate per i 10 anni della durata della registrazione.

 Quali sono i vantaggi che la legge prevede per il marchio registrato rispetto a quello non registrato?

Elenchiamo di seguito i più rilevanti:

1. Chi possiede un marchio registrato ha l'esclusiva dell'uso, per i prodotti e servizi specificati, su tutto il territorio nazionale.
2. Se si apre una causa legale tra due aziende, quella che avrà il marchio registrato dovrà esibire semplicemente il certificato di registrazione per fare valere i propri diritti; l'azienda, che invece non ha neppure depositato il proprio marchio, dovrà faticosamente dimostrare (con fatture, spese pubblicitarie e altri documenti) un uso effettivo e continuato del marchio su tutto il territorio nazionale. In genere comunque il giudice è portato a dare maggior rilievo ad una registrazione che ad un semplice uso ( si premia la diligenza di chi ha registrato il marchio).
3. Chi invece non ha registrato il proprio marchio e comincia ad usarlo sui propri prodotti, rischia di essere attaccato dalle aziende che abbiano già depositato o registrato un marchio uguale o simile per quei prodotti o per prodotti simili.
4. Se non esistono marchi depositati o registrati anteriormente, uguali o simili per quei prodotti o per prodotti simili, chi non ha registrato il proprio marchio e lo usa in un territorio limitato, può usarlo senza problemi. Se però un'altra azienda deposita e registra quel marchio per quei prodotti, essa avrà il diritto di uso su tutto il territorio nazionale; invece il marchio non registrato potrà essere ancora usato solamente nelle aree in cui era usato precedentemente e non oltre. Insomma i due marchi potranno coesistere, ma questo creerà confusione e danno per entrambe le aziende.
5. Contro i contraffattori: chi non ha registrato il proprio marchio è tutelato solo dall'art. 2598 del codice civile e può far causa al contraffattore per concorrenza sleale, ma non per contraffazione di un marchio (non registrato).
   Chi invece possiede un marchio registrato può richiedere che il giudice applichi i provvedimenti cautelari previsti dalla "legge sui marchi" (registrati): descrizione, sequestro dei prodotti contraffatti, inibitoria della produzione. Chi possiede solo un marchio "di fatto" potrà più difficilmente ottenere tali provvedimenti.