- 21 Maggio 2025
- Marchi
- Raffaele Bonini
Registrare un marchio non basta: per mantenerne i diritti esclusivi è necessario dimostrarne l’uso effettivo. Ce lo ricorda anche l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che ha ribadito l’importanza di distinguere tra uso reale e uso simbolico di un marchio.
Se un marchio registrato non viene utilizzato entro cinque anni dalla registrazione, o se il suo utilizzo è sospeso per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni, può essere oggetto di decadenza. In altre parole, chiunque abbia interesse può chiederne la cancellazione parziale o totale.
Uso effettivo vs uso simbolico: la differenza che fa la differenza
L’uso effettivo del marchio non si esaurisce in attività marginali o meramente formali. Non è sufficiente, ad esempio:
- apporre il marchio su una confezione senza effettiva commercializzazione,
- pubblicare un sito internet privo di traffico o attività commerciale concreta,
- stampare cataloghi mai distribuiti.
L’uso effettivo si riferisce a un impiego concreto, regolare e coerente del marchio per identificare i prodotti o i servizi per cui è stato registrato, nell’ambito del mercato di riferimento.
L’onere della prova: a chi spetta e cosa serve?
Nel contesto di una procedura di decadenza, l’onere della prova dell’uso effettivo spetta al titolare del marchio. Questo deve dimostrare, con documentazione concreta e verificabile, di aver utilizzato il marchio in modo effettivo.
Ecco alcuni esempi di prove rilevanti:
- fatture e documenti di spedizione,
- pubblicità e campagne promozionali,
- scontrini, ricevute, prove di vendita,
- presenze in fiere e cataloghi con diffusione certificata,
- dati di traffico web (se rilevanti per la vendita).
Attenzione: la prova deve essere riferita a ciascuna classe merceologica per cui il marchio è stato registrato. L’uso effettuato per i prodotti di una sola classe non salva automaticamente i prodotti appartenenti alle altre classi.
Rischi e conseguenze del mancato utilizzo
Se il titolare del marchio non riesce a fornire una prova sufficiente dell’uso effettivo, le conseguenze possono essere significative:
- decadenza del marchio per tutti o parte dei prodotti/servizi registrati;
- perdita del vantaggio competitivo e dell’esclusiva di mercato;
- apertura alla registrazione da parte di terzi;
- ostacolo ad eventuali azioni legali contro presunte contraffazioni (se non si dimostra l’uso, non si può far valere il diritto di esclusiva).
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Lo Studio Bonini assiste aziende e professionisti nella gestione strategica del proprio portafoglio marchi, offrendo consulenza su: uso effettivo e prevenzione della decadenza, raccolta e organizzazione delle prove d’uso, opposizioni, ricorsi e contenziosi davanti all’EUIPO e all’UIBM, vigilanza e monitoraggio dei marchi in Italia e in Europa. La gestione attiva della proprietà intellettuale è oggi una leva strategica di tutela e crescita.
