- 12 Gennaio 2026
- Marchi
- Ercole Bonini
La registrazione di un marchio in malafede è una delle tematiche più delicate del diritto della proprietà industriale perché tocca aspetti sia oggettivi che soggettivi: non conta solo quale segno viene registrato, ma perché viene depositato. In una recente pronuncia resa dal Tribunale di Milano il 23 dicembre 2025, la Sezione specializzata in materia di impresa ha offerto chiarimenti significativi su questo tema, soprattutto nel contesto dei rapporti commerciali tra fornitore e distributore.
La malafede nella registrazione dei marchi
Secondo l’art. 19, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale (CPI) e l’art. 59, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1001, la malafede nella registrazione di un marchio nasce quando chi deposita la domanda non lo fa con intento leale, ma con l’obiettivo di pregiudicare un terzo.
La registrazione in malafede può essere motivo di nullità del marchio, cioè di annullamento retroattivo del diritto esclusivo. Tuttavia, la semplice conoscenza dell’esistenza di un marchio altrui non è sufficiente per dichiarare che un deposito sia avvenuto in malafede. È invece necessario dimostrare che il richiedente abbia avuto una volontà abusiva concreta, cioè una chiara intenzione di ostacolare o escludere il legittimo utilizzatore del segno dal mercato.
Marchio in malafede: la pronuncia del Tribunale di Milano
Con la sentenza del 23 dicembre 2025, il Tribunale di Milano ha affrontato proprio questa distinzione, mettendo in evidenza che non è di per sé indice di malafede il fatto che il richiedente, nel caso specifico, fosse a conoscenza dell’uso di un segno simile o identico da parte di un terzo. Quello che conta, afferma il Tribunale, è se tale conoscenza sia stata utilizzata per realizzare un vantaggio sleale o per impedire al terzo di proseguire la sua attività commerciale sotto quel segno. In particolare, nel caso esaminato, la Corte ha osservato che, pur essendo il richiedente a conoscenza dell’esistenza di un segno usato da un distributore, ciò non è di per sé sufficiente a far ritenere la registrazione con malafede. Per qualificare infatti un deposito come abusivo occorre verificare la presenza di un comportamento intenzionalmente volto a danneggiare l’altro operatore commerciale, andando oltre il normale esercizio dei propri diritti.
Perché questo principio è importante nel rapporto fornitore-distributore
Nei rapporti commerciali tra fornitore e distributore, spesso uno dei due soggetti può avere accesso a informazioni riservate o commercialmente strategiche sull’altro. Se tali informazioni vengono utilizzate, ad esempio, dal distributore per registrare un marchio poi impiegato per bloccare il fornitore nel mercato, si può configurare una condotta contraria alla buona fede professionale e, quindi, una registrazione in malafede. Il Tribunale ha dunque precisato che non ogni registrazione successiva è sospetta di malafede, ma lo diventa quando chi registra un marchio lo fa consapevolmente per danneggiare il partner commerciale, sfruttando la relazione fiduciaria in modo abusivo.
Deposito del Marchio in malafede: cosa cambia
La sentenza del Tribunale di Milano del 23 dicembre 2025 rappresenta un importante riferimento sistematico per comprendere quando una registrazione può essere considerata davvero in malafede. Non si tratta più di una semplice conoscenza dell’uso del segno, ma di un comportamento intenzionalmente scorretto per ottenere un vantaggio competitivo sleale.
Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche:
- Non basta sapere che un concorrente o partner utilizza un segno per poter impugnare una registrazione come malafede;
- Occorre portare prove che dimostrino la volontà di precludere l’uso del segno da parte del terzo, sfruttando la propria posizione.
- Nel rapporto fornitore-distributore, l’analisi della volontà soggettiva del depositante e delle specifiche circostanze contrattuali diventa fondamentale.
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Per professionisti e imprese, valutare la malafede significa quindi guardare oltre il deposito formale, concentrandosi sulle motivazioni e sugli effetti reali delle scelte strategiche legate alla proprietà industriale. Lo Studio Bonini offre servizi a 360° per la protezione e la valorizzazione dei marchi, dei brevetti, dei design e delle opere dell’ingegno.
