- 28 Settembre 2026
- Marchi
- Raffaele Bonini
Il termine scelto per identificare dei prodotti può essere efficace dal punto di vista commerciale, ma non necessariamente possedere i requisiti necessari per essere tutelati come marchi. A ricordarlo è una recente pronuncia del Tribunale dell’Unione europea che ha riguardato il marchio denominativo “FITNESS”, di titolarità di Société des produits Nestlé SA.
Con la sentenza del 16 settembre 2026 nella causa T-509/25, il Tribunale UE ha infatti confermato la decisione dell’EUIPO relativa alla nullità del marchio per il suo carattere descrittivo.
Un caso che offre lo spunto per tornare su un aspetto fondamentale nella costruzione di una strategia di tutela del brand: la capacità distintiva del segno scelto e i limiti alla registrazione di termini che descrivono caratteristiche, qualità o destinazione dei prodotti e servizi interessati.
Il caso del marchio “FITNESS”
La controversia riguarda il marchio denominativo dell’Unione europea “FITNESS”, registrato da Nestlé e oggetto di un procedimento di nullità avviato da European Food SA.
Il marchio interessava diversi prodotti alimentari e bevande. Proprio il rapporto tra il significato del termine “fitness” e i prodotti contraddistinti dal segno è diventato uno degli elementi centrali della controversia.
Dopo un articolato procedimento davanti all’EUIPO, la Quinta Commissione di ricorso, con decisione del 26 maggio 2025, aveva concluso per il carattere descrittivo del marchio. Nestlé si è quindi rivolta al Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento della decisione. Con la sentenza del 16 settembre 2026, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando la valutazione dell’EUIPO.
Perché “FITNESS” è stato considerato descrittivo
Il punto centrale riguarda l’articolo 7 (paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sul marchio dell’Unione europea, che impedisce la registrazione dei segni costituiti esclusivamente da indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi. Nel valutare il marchio “FITNESS”, il Tribunale ha considerato in particolare la percezione del pubblico anglofono dell’Unione europea.
Il termine inglese “fitness” richiama infatti una condizione di buona forma fisica e, in relazione ai prodotti alimentari interessati, può essere percepito dal consumatore come un’indicazione relativa alla loro destinazione o alle loro caratteristiche: prodotti che possono contribuire al raggiungimento o al mantenimento di una buona forma fisica.
Secondo il Tribunale esiste quindi un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra il significato del termine e i prodotti contraddistinti dal marchio. Un collegamento che impedisce al segno di svolgere pienamente la funzione distintiva propria di un marchio.
Quando un termine descrittivo non può diventare un’esclusiva
La decisione sul caso “FITNESS” mette in evidenza una questione particolarmente importante per le imprese. Un termine può apparire immediato, comunicativamente efficace e perfettamente coerente con il posizionamento di un prodotto. Proprio questa capacità di descriverne immediatamente caratteristiche o finalità, però, può rappresentare un ostacolo alla sua registrazione come marchio.
La disciplina europea mira, infatti, anche a evitare che termini necessari agli operatori per descrivere prodotti e servizi possano essere riservati in esclusiva a una singola impresa.
Per questo motivo la valutazione della registrabilità di un marchio non può limitarsi alla sua efficacia commerciale. Deve considerare anche il rapporto tra il significato del segno, i prodotti e servizi per i quali viene richiesta la protezione e la percezione che ne avrà il pubblico di riferimento.
Il ruolo delle prove nel procedimento davanti all’EUIPO
La sentenza “FITNESS” presenta inoltre un secondo profilo di interesse, relativo alle prove presentate nel corso del procedimento. Nestlé aveva contestato la possibilità di prendere in considerazione alcuni elementi probatori prodotti da European Food per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso.
Il Tribunale ha tuttavia confermato che, in determinate circostanze, l’EUIPO dispone di un margine di discrezionalità nel valutare elementi presentati tardivamente, in particolare quando questi risultano rilevanti per l’esito della controversia e si inseriscono nel quadro probatorio già delineato.
La pronuncia ricorda quindi quanto sia importante non soltanto costruire correttamente la tutela di un marchio al momento del deposito, ma anche impostare con attenzione la strategia probatoria qualora il titolo diventi oggetto di opposizione o di un procedimento di nullità.
La scelta del marchio è già parte della strategia di tutela
Il caso “FITNESS” dimostra come la tutela di un brand inizi ben prima della registrazione.
La scelta di un segno fortemente evocativo delle caratteristiche del prodotto può rappresentare un vantaggio sotto il profilo della comunicazione, ma può al tempo stesso rendere più difficile ottenere un diritto di esclusiva solido. Prima di procedere al deposito è quindi importante verificare non soltanto l’esistenza di eventuali marchi anteriori, ma anche che il segno possieda i requisiti necessari per essere validamente registrato e mantenuto nel tempo.
Affidati a un professionista
Una corretta strategia di tutela consente di individuare fin dall’inizio eventuali criticità e costruire attorno al marchio un diritto di esclusiva coerente con gli obiettivi commerciali dell’impresa.
Lo Studio Bonini affianca imprese e professionisti nella tutela e registrazione dei marchi, dalla valutazione preliminare e dalle ricerche di anteriorità fino al deposito in Italia, nell’Unione europea e a livello internazionale, fornendo inoltre assistenza nei procedimenti di opposizione e nelle azioni a difesa dei diritti di proprietà industriale in collaborazione con studi legali specializzati in IP.
