- 1 Dicembre 2023
- Brevetti
- Ercole Bonini
Ottenere di poter sfruttare in esclusiva, senza quindi necessariamente ricorrere alla pratica del Licensing, un’invenzione regolarmente brevettata è possibile? Sì, è una pratica consentita, che implica il ricorso a quello che è un vero e proprio passaggio di titolarità sul brevetto: una cessione quindi dal titolare a un terzo attraverso un apposito contratto che ne sancisce l’avvenuto cambio di proprietà. Con il brevetto è possibile tutelare, per un periodo di tempo limitato (20 anni) e in un determinato territorio, un’invenzione industriale (es. macchinari, oggetti, dispositivi elettronici). Alla base del deposito di un brevetto c’è sempre un’intuizione, un’idea che consente di portare sul mercato un’innovazione. Un prodotto o un metodo di fabbricazione unico nel suo genere, in grado di offrire soluzioni e risposte sul mercato in modo assolutamente nuovo risponde infatti ai a requisiti di brevettabilità. Il brevetto è il solo strumento che consente di proteggere la propria invenzione e potersi difendere da eventuali violazioni o da concorrenti sleali sia nei confini nazionali che all’estero.
Il trasferimento di un diritto sui brevetti: quando è possibile
Contrariamente ai diritti morali, che sono inalienabili e non possono dunque essere ceduti dall’inventore a terzi, i diritti patrimoniali possono essere oggetto di una regolare cessione.
Ma mentre il Licensing che comprende marchi, brevetti, diritto d’autore, know-how, etc. ed è una pratica che, negli ultimi anni soprattutto, ha interessato molte imprese, consiste in un accordo tra le parti (licenziante e licenziatario) che legittima il licenziatario a poter sfruttare i diritti di Proprietà Industriale altrui traendone profitto mentre la titolarità resta comunque del licenziante, nel caso del trasferimento di un brevetto il cedente cede a tutti gli effetti il diritto di sfruttamento su di esso.
Attraverso la formula del Licensing invece, che può essere in esclusiva o meno, il licenziante conserva comunque il titolo sulla proprietà, ma consente al contempo al licenziatario il diritto di trarre profitto dalla vendita del bene oggetto di licenza.
La cessione a terzi, vale a dire il trasferimento della titolarità di un brevetto ad altri soggetti, di contro, è una vendita vera e propria con la quale il titolare originario si spoglia totalmente dei diritti su quel bene.
Tutto, però, dipende dall’arco temporale per il quale si ritiene opportuno cedere il diritto di utilizzo sull’invenzione (se temporaneo o permanente). Il contratto di cessione di brevetto viene usato quando si vuole trasferire in modo permanente la titolarità del brevetto.
Ulteriori casi di trasferimento
Oggetto del contratto possano essere anche diritti correlati al deposito di una domanda di privativa non ancora rilasciata. Tali diritti si concretizzano, in particolare, nella possibilità da parte del titolare di esperire gli stessi mezzi di tutela provvisoria contro la contraffazione previsti per il brevetto.
Il brevetto può essere, in taluni casi, oggetto di trasferimento coattivo tramite esecuzione forzata o espropriazione. L’espropriazione del brevetto si può verificare qualora la richiesta venga avanzata per esigenze di difesa militare del Paese o altre ragioni di pubblica utilità (articolo 141 del Codice della Proprietà Industriale). L’espropriazione ha luogo per decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio dei ministri, e nel decreto di espropriazione per pubblica utilità è anche fissata l’indennità spettante al titolare del brevetto.
Cosa prevede la legge?
L’articolo 2589 del Codice Civile dispone che “i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono trasferibili”. Gli atti della cessione, che può prevedere il riconoscimento di un compenso come anche il trasferimento a titolo gratuito, devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il contratto di cessione
Affinché un contratto non possa poi essere oggetto di contenzioso o impugnato successivamente, è importante che rispetti determinati requisiti considerati essenziali e indispensabili. Anzitutto, l’oggetto del contratto: è importante che la descrizione del brevetto sia la più dettagliata possibile, trattandosi di un’invenzione e potendo questa garantire un importante ritorno economico che potrebbe certamente suscitare le attenzioni anche della concorrenza più sleale. Vi è poi il compenso, che è opportuno che venga concordato tra le parti anticipatamente così come le modalità in cui questo dovrà essere versato (importo fisso, variabile). La cessione può però anche avvenire a titolo gratuito. Non meno rilevante è la dichiarazione da parte del titolare cedente il brevetto relativamente al fatto che esso non lede i diritti dei terzi e non è gravato da vincoli particolari. La clausola dedicata alla confidenzialità tra le parti è molto importante e risponde all’esigenza di proteggere il valore commerciale del brevetto stesso. Nella prassi contrattuale è usuale prevedere che le parti si impegnino reciprocamente a garantire che le informazioni riservate non siano portate a conoscenza di terzi per la durata concordata tra le parti stesse.
Affidati a un esperto
Per redigere questo tipo di contratti e portare a compimento simili operazioni, sono necessarie competenze in materia, attenzione e professionalità. Ecco perché è indispensabile affidarsi a professionisti del settore e consulenti esperti. Lo Studio Bonini tratta da sempre numerosi aspetti, anche particolari, che implicano l’utilizzo, la licenza o la cessione dei diversi titoli di proprietà industriale.
