- 30 Settembre 2026
- Design
- Raffaele Bonini
Un design registrato può essere messo in discussione sulla base di un’immagine contenuta in un precedente documento brevettuale? La risposta è sì, ma con una condizione importante: non è il brevetto nel suo complesso a costituire automaticamente un design anteriore. Occorre individuare con precisione, tra le illustrazioni contenute nel documento brevettuale, quelle che rappresentano il design precedente utilizzato per contestare la validità della registrazione.
È uno dei principi chiariti dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 1° luglio 2026 relativa al caso DecoTrend v EUIPO – B.K.Licht (T-40/25), una controversia che offre indicazioni importanti per le imprese che investono nella protezione del design dei propri prodotti.
Il caso: un design registrato per un paralume
La controversia riguarda un design dell’Unione europea registrato per un paralume. Nel 2022 la società B.K.Licht GmbH & Co. KG aveva presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del design, facendo riferimento a illustrazioni contenute in documenti brevettuali svizzeri e statunitensi.
La Divisione di annullamento dell’EUIPO aveva inizialmente respinto la domanda. La Commissione di ricorso dell’EUIPO aveva però successivamente annullato quella decisione, rilevando un problema nel modo in cui era stato effettuato il confronto tra i design.
La controversia è quindi arrivata davanti al Tribunale dell’Unione europea, che il 1° luglio 2026 ha respinto il ricorso presentato da DecoTrend. Al centro del caso c’era una questione particolarmente interessante: quali elementi di un documento brevettuale possono essere utilizzati per valutare il carattere individuale di un design registrato?
Un brevetto può costituire un’anteriorità per un design?
Il Tribunale parte da una distinzione fondamentale. Brevetti e design proteggono aspetti differenti dell’innovazione. Il brevetto protegge un’invenzione e quindi una soluzione di carattere tecnico. Il design, invece, riguarda l’aspetto estetico di un prodotto.
Questo significa che un documento brevettuale non può essere considerato, nel suo complesso e automaticamente, come un design anteriore.
Tuttavia, i documenti brevettuali contengono frequentemente disegni e illustrazioni utilizzati per rappresentare concretamente l’invenzione. Proprio alcune di queste immagini possono assumere rilevanza nella valutazione di un design successivo. Ed è qui che il caso DecoTrend assume particolare interesse.
Non basta indicare un brevetto: occorre individuare il design anteriore
Secondo il Tribunale, chi chiede la dichiarazione di nullità di un design per mancanza di novità o di carattere individuale deve fornire le informazioni e la riproduzione dei design anteriori sui quali basa la propria richiesta, oltre alla prova della loro esistenza. L’aspetto visivo è infatti determinante. Per poter confrontare un design registrato con uno precedente, gli organi dell’EUIPO devono poter identificare un design specifico, individualizzato, determinato e identificato, precedentemente reso disponibile al pubblico. Nel caso di un documento brevettuale, quindi, non è sufficiente richiamare genericamente il brevetto o utilizzare indistintamente tutto ciò che contiene.
Se il documento comprende numerose figure, differenti configurazioni del prodotto e una descrizione tecnica dell’invenzione, chi contesta il design deve indicare quali precise illustrazioni rappresentano il design anteriore sul quale intende fondare la propria domanda. Nel caso DecoTrend, B.K.Licht aveva individuato due specifiche illustrazioni contenute nei documenti brevettuali. Ed erano quelle immagini – non l’intero contenuto dei brevetti – a dover essere confrontate con il design contestato.
Perché la distinzione è importante?
Un brevetto tutela una soluzione tecnica e le sue illustrazioni hanno principalmente la funzione di rappresentare l’invenzione. Uno stesso documento brevettuale può quindi contenere immagini con configurazioni differenti oppure rappresentare prodotti diversi attraverso i quali l’invenzione può essere concretamente realizzata.
Utilizzare indistintamente tutte queste informazioni per ricostruire un unico design anteriore significherebbe creare un riferimento che potrebbe non essere mai esistito in quella specifica forma. Per questo il Tribunale ha chiarito che un brevetto o un documento brevettuale precedentemente reso pubblico non può, in quanto tale, essere utilizzato per negare il carattere individuale di un design registrato.
Possono invece essere prese in considerazione le specifiche illustrazioni contenute nel documento che siano state chiaramente identificate come design anteriori. Nel caso esaminato, il confronto doveva quindi essere effettuato esclusivamente rispetto ai design rappresentati nelle due immagini indicate da B.K.Licht, senza utilizzare la descrizione dell’invenzione o le altre illustrazioni presenti nei documenti brevettuali.
Cosa insegna il caso DecoTrend alle imprese?
La decisione mette in evidenza un aspetto importante della tutela del design: le anteriorità rilevanti non si trovano necessariamente soltanto nelle banche dati dedicate a disegni e modelli registrati. Un prodotto o una configurazione estetica precedente possono essere documentati attraverso fonti differenti e, in determinate circostanze, anche un’illustrazione contenuta nella documentazione brevettuale può diventare rilevante. Per un’impresa che sta per registrare il design di un nuovo prodotto, questo significa che la valutazione preliminare delle anteriorità non dovrebbe essere affrontata in maniera superficiale. Occorre considerare il panorama delle divulgazioni precedenti e verificare se esistano rappresentazioni di prodotti capaci di incidere sui requisiti necessari alla protezione.
Allo stesso tempo, la sentenza stabilisce un limite importante per chi intende contestare un design: l’anteriorità deve essere identificata con precisione. Non è sufficiente combinare liberamente informazioni, descrizioni e immagini provenienti da un documento precedente per costruire a posteriori un design da contrapporre a quello registrato.
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